Департамент общего аудита по вопросу использования ТМ исполнителем без согласования

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (статья 1478 ГК РФ).

На территории РФ действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором РФ (статья 1479 ГК РФ).

При этом исключительное право на товарный знак на территории РФ действует в том случае, если:

- товарный знак зарегистрирован в Роспатенте;

- в других случаях, предусмотренных международным договором РФ.

Информация о том, что указанные в вопросе товарные знаки зарегистрированы в Роспатенте в нашем распоряжении отсутствует.

В отношении случаев, предусмотренных международным договором РФ, отметим следующее.

В городе Мадриде 14.04.1891 заключено Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (далее - Соглашение). В отношении РФ указанное Соглашение вступило в силу с 01.07.1976.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1 соглашения страны, к которым применяется настоящее Соглашение, образуют Специальный союз по международной регистрации знаков.

Граждане каждой Договаривающейся страны могут обеспечить во всех других странах - участницах настоящего Соглашения охрану своих знаков, применяемых для товаров или услуг и зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные знаки в Международное бюро интеллектуальной собственности, при посредстве ведомства указанной страны происхождения.

Так, например, согласно международному реестру торговая марка «AAA» имеет правовую защиту на территории РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Таким образом, права на использование товарного знака принадлежат его правообладателю. Без разрешения правообладателя иные лица не вправе использовать указанный товарный знак на таких товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ.

Из положений статьи 1489 ГК РФ следует, что по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Следовательно, согласно нормам действующего гражданского законодательства лицо, не являющееся правообладателем, вправе использовать зарегистрированный товарный знак в том случае, если такие права пользования получены указанным лицом в рамках лицензионного договора.

На основании изложенного считаем, что, в отношении товарных знаков, имеющих правовую защиту на территории РФ, принадлежащих Организации, в частности, торговой марки AAA у Исполнителя возникают права на их использование только с согласия правообладателя, и только теми способами, которые прямо согласованы сторонами.

Пунктом 7.3 Договора между Организацией и Исполнителем услуг предусмотрено, что:

«В рамках оказания услуг по настоящему Договору Заказчик фактом его подписания предоставляет разрешение Исполнителю на размещение, информации о товарах в рекламных материалах Исполнителя, в том числе о товарных знаках, иных средствах индивидуализации, объектах интеллектуальной собственности, правообладателем которых Заказчик является в соответствии с действующим законодательством, что является необходимым и достаточным основанием для использования таковых объектов в рекламных материалах Исполнителя, а также в совместных рекламных материалах партнеров Исполнителя, в том числе, Общества с ограниченной ответственностью XXX, Общества с ограниченной ответственностью YYY в период действия Договора на территории Российской Федерации, для деятельности сети гипермаркетов Исполнителя, а также магазинов Партнеров, в том числе сети магазинов «WWW», «ZZZ», а также разрешение на размещение такой информации на официальном сайте Исполнителя и официальных сайтах Партнеров».

Таким образом, по нашему мнению, в рамках Договора, заключенного между Организацией и Исполнителем, Организация дает разрешение на использование ТМ в рекламных материалах Исполнителя, а также в совместных рекламных материалах партнеров Исполнителя.

Соответственно, любое размещение информации о ТМ в рекламных целях Исполнителем будет являться правомерным, поскольку им получено соответствующее разрешение от правообладателя.

В свою очередь, политикой головного офиса и Вашей Организацией предусмотрено обязательное согласование всех параметров размещения, поэтому Организация планирует дополнительно в Договоре согласовать условие о том, что вся информация должна быть согласованна с Заказчиком.

В силу пункта 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

Таким образом, стороны договора вправе согласовать дополнительное условие о том, что параметры размещения ТМ согласовываются Исполнителем Заказчиком. В этом случае, на наш взгляд, права Исполнителя на размещение информации о ТМ в рекламных материалах будут ограничиваться дополнительными обязанностями Исполнителя, связанными с согласованием условий размещения такой информации.

Размещение информации о ТМ без такого согласования будет являться нарушением условий использования ТМ.

В силу пункта 3 статьи 1237 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную ГК РФ, другими законами или договором.

Так, на основании статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Кроме того, статьей 14.10 КоАП РФ предусмотрены административные последствия за незаконное использование товарного знака.

Так, в силу пункта 1 статьи 14.10 КоАП РФ незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 500 до 2 000 рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара;

- на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара;

- на юридических лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

Пунктом 2 статьи 14.10 КоАП РФ установлено, что производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере однократного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 2 000 рублей с его конфискацией;

- на должностных лиц в размере двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 20 000 рублей с его конфискацией;

- на юридических лиц в размере трехкратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 40 000 рублей с его конфискацией.

Статьей 180 УК РФ за незаконное использование товарного знака предусмотрена следующая ответственность:

Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет (часть 1).

Деяние, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового (часть 3).

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.09 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» даны следующие разъяснения:

«15. Пунктом 3 статьи 1237 ГК РФ определено: использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную Кодексом, другими законами или договором.

Если указанное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации лицензиатом допускается (осуществляется использование соответствующего результата или средства за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью четвертой ГК РФ, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания (пункт 3 статьи 1252 Кодекса).

Применение данной гражданско-правовой ответственности не исключает возможности применения мер административно-правовой или уголовной ответственности за эти нарушения».

Таким образом, по нашему мнению, Организация будет вправе привлечь Исполнителя к ответственности, предусмотренной самим договором, ГК РФ, КоАП РФ, а также УК РФ, в том случае, если торговая марка «AAA» будет использована Исполнителем за пределами тех прав, которые предусмотрены договором, заключенным между Исполнителем и Вашей Организации.

Соответственно, в том случае, если условие о согласовании способов использования ТМ не будет внесено в Договор, исполнитель будет вправе использовать информацию о ТМ в рекламной компании любым способом, поскольку им получено соответствующее разрешение.

Он может быть привлечен к ответственности только в том случае, если информация о ТМ будет использована вне рамок рекламной компании.

В том случае, если в Договоре будет отражено условие о согласовании параметров использования ТМ, то в случае размещения информации о ТМ без такого согласования Исполнитель может быть привлечен к ответственности за нарушение способов использования ТМ.

При этом хотелось бы обратить Ваше внимание, что при взаимодействии с крупными компаниями, использующими ТМ большого числа Заказчиков, выполнение условия о согласовании параметров размещения информации о ТМ является очень трудоемким и неэффективным, в связи с чем, по нашему мнению, контрагент может отказываться согласовывать данное условие в договоре.

Ответы на самые интересные вопросы на нашем телеграм-канале knk_audit